知財部門のみならず研究開発部門に求められる特許戦略のテクニックとその実践方法特許成否の分かれ目となる際に真に役立つ技術を解説

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速水 進治	プレシオ国際特許事務所　代表弁理士 特定侵害訴訟代理権保有

他社特許の権利範囲を正確に分析するには、どのようにすればよいか？権利行使に耐える強いクレーム・明細書を作成するには、どのようにしたらよいか？本書はこうした疑問への回答を提示するものです。化学・材料技術分野に特有のプラクティスを含め、クレーム解釈手法や明細書作成技術について、例を挙げつつ、具体的に、わかりやすく解説します。法律論・原則論ではなく、現場で真に役立つ技術をご紹介します。 

目次

第１部　自社ビジネスの障害となる特許への対応 
　　　　−　他社特許分析と弱点の見つけ方 

Ⅰ．特許の権利解釈・総論 
　　１．なぜ他社特許分析が必要なのか 
　　２．クレームの文言範囲と権利範囲 
　　３．「弱点」が存在する理由 
　　４．権利範囲の解釈手法 

Ⅱ．他社特許の分析と弱点の見つけ方  
　　１．他社特許の内容を分析する 
　　　1.1 どのようなステップで分析を進めるか 
　　　1.2 具体例に基づく分析手順 
　　２．権利範囲の限定解釈につながるもの 
　　　2.1　発明の課題・目的 
　　　2.2　作用効果の記載 
　　　2.3　実施可能要件の充足性 
　　　2.4　出願経過の分析（包袋禁反言） 
　　３．クレーム解釈の具体例 
　　　3.1　用語の解釈 
　　　3.2　作用的記載 
　　　3.3　包袋禁反言 
　　　3.4　均等論 
　　　3.5　化合物 
　　　3.6　組成物 
　　　3.7　プロダクト・バイ・プロセス 

Ⅲ．障害特許対策  
　　１．他社特許のウオッチング 
　　２．いつ・どのように対策をとるか 
　　３．情報提供と無効審判の比較 
　　４．特許権者との交渉 

Ⅳ．他社特許明細書の効果的な活用 
　　１．他社特許分析を自社ビジネスに生かす 
　　２．他社特許分析を自社特許戦略に生かす 


第２部　価値ある特許を取得するために 
　　　　−　強い特許を実現する明細書・クレーム作成技術 

Ⅰ．総論

Ⅱ．強力な権利行使を可能とする明細書とは？ 
　　１．侵害者はどう逃げようとするか、という観点からの明細書作成 
　　２．高収益の明細書を目指せ！ 
　　３．侵害行為の立証の容易さを考慮して 

Ⅲ．審査に強い明細書とは？
　　１．記載不備拒絶理由に備えた作り込み 
　　２．新規性・進歩性拒絶理由に備えた作り込み 

Ⅳ．クレーム作成技術  
　　１．全体構想 
　　２．発明把握の観点 
　　３．発明をクレームへ展開する

Ⅴ．明細書作成技術  
　　１．限定解釈を招く典型例 
　　２．課題、作用効果はどう書くか 
　　３．実施例はどこまで必要か 
　　４．充分な実験データがないときは・・・ 


第３部　化学・材料分野に特有な発明のプラクティス 
　　　　−　先行特許をかわして有効な権利を取得する手段 

Ⅰ．数値限定発明  
　　１．数値限定発明とは 
　　２．判決例・審査基準を踏まえた数値限定発明の明細書作成技術 
　　　2.1　どのような場合に数値限定発明が特許されるか 
　　　2.2　審査基準と判決例 
　　　2.3　先行技術を考慮した明細書作成 
　　　2.4　数値の臨界的意義が必要な場合と不要な場合 
　　　2.5　補正の根拠として有効な記載 
　　　2.6　実施例・比較例の記載 
　　　2.7　少ない実施例で広い数値範囲をカバーするには 
　　３．中間処理 
　　　3.1　意見書作成のポイント 
　　　3.2　記載要件不備の拒絶理由への対応 
　　　3.3　実験成績証明書の活用 
　　４．障害となる数値限定発明への対応 
　　　4.1　クレームされた数値範囲はどのように解釈されるか 
　　　4.2　測定方法 
　　　4.3　無効理由の探し方 

Ⅱ．パラメータ発明 
　　１．パラメータ発明とは 
　　２．パラメータ発明の分類 
　　３．パラメータ発明はどのように審査されるか 
　　　3.1　審査基準から 
　　　3.2　拒絶理由の例 
　　４．記載要件に関する判決例 
　　５．権利解釈に関する判決例 
　　６．判決例・審査基準を踏まえたパラメータ発明の明細書作成技術 
　　　6.1　クレームの網をどうかけるか 
　　　6.2　数年後の権利行使を見据えて 
　　　6.3　記載要件を満たすために 
　　　6.4　「合理的な疑い」を未然に回避する明細書作成技術 
　　７．障害となるパラメータ特許への対応 
　　　7.1　障害特許の技術的範囲は？ 
　　　7.2　限定解釈の根拠 
　　　7.3　パラメータ特許分析において重要なキーワード 
　　　7.4　無効の主張と非侵害の主張 

Ⅲ．用途発明 
　　１．用途発明とは 
　　２．「用途」という構成要件 
　　３．いろいろな技術分野の用途発明 
　　４．審査段階において「用途」はどのように評価されるか 
　　　4.1　請求項における「用途」の評価 
　　　4.2　用途のサポート要件 
　　　4.3　用途発明と物質発明　−要求される実施例はどう異なるか 
　　５．新規性・進歩性判断における「用途」の評価 
　　　5.1　判決例 
　　　5.2　医薬発明の新規性・進歩性判断 
　　６．障害となる用途特許への対応 
　　７．判決例・審査基準を踏まえた用途発明の明細書作成技術 
　　　7.1　請求項の表現 
　　　7.2　実施例の組み立て 
　　　7.3　留意事項

【主な略歴】 
東京大学教養学部基礎科学科卒。
大手化学メーカーにて、電子材料、塗料原料等の研究開発に携わる。1997年弁理士登録。
国内大手特許事務所勤務を経て、2004年7月にプレシオ国際特許事務所を設立。現在に至る。
化学、材料・デバイス、ソフトウエア等の技術分野を中心に、国内外実務、中間処理、鑑定、訴訟実務などを担当。企業向け各種セミナー、講演多数。

【主な業務】
・特許/実用新案出願
・侵害訴訟準備
・特許庁審決取消訴訟代理
・コンサルテーション
・企業向けセミナー